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ChatGPT va-t-il obtenir l'enregistrement d'une marque après son refus provisoire ?

Force est de constater que la réalité virtuelle est définitivement établie dans notre société.

Certains crient à la dissociation sociale quand d’autres considèrent que l’apport de l’intelligence artificielle (IA) est nécessaire au développement économique, voire social.

En effet, nous avons conscience aujourd’hui que nous ne sommes pas à l’abri d’une quelconque crise, par exemple une crise sanitaire susceptible de nous conduire à un confinement. Ainsi, les robots non-véhiculeurs de virus peuvent prendre le relais pour que la vie humaine ne soit pas à l’arrêt.

Chaque pratique émergeante apparaît avec son lot de bons et mauvais côtés, l’intelligence artificielle ne fait pas exception.

Alors, les robots peuvent-ils réellement dépasser voire égaler l’activité cérébrale humaine ?

Nous avons souhaité ici tester et mesurer les limites de l’incontournable et désormais célèbre ChatGPT et partager notre retour d’expérience quant aux avantages et inconvénients de cette IA, notamment dans une affaire juridique.

Pour rester dans un cadre très pratique, nous lui avons confié une tâche et non pas des moindre : nous lui avons soumis une notification de refus provisoire de l’enregistrement d’une marque et nous lui avons demandé de la traiter comme un professionnel.

Il est vrai que nous avons été impressionnés par son éloquence. Aussi, sa capacité à contextualiser la problématique est tout à fait pertinente. Toutefois, comme nous allons le voir, il a des limites certaines.

Commençons par vanter ses mérites, voici les avantages que nous avons relevés :

1. Il répond de manière rapide tout en restant très structuré ;

2. Il a une certaine faculté à comprendre le problème de manière très spécifique.

En revanche, nous avons constaté qu’il répond de manière très théorique et succincte.

En effet, il n’est pas en mesure de fournir des détails ou des compléments d’information pouvant s’avérer utile à la résolution du problème.

Ainsi, si nous le comparons au cerveau humain, nous remarquons qu’il n’a pas la présence d’esprit de faire des liens entre des sujets éloignés.

En effet, l’aptitude à s’évader et à prendre du recul est propre à l’humain. Le cerveau humain a la faculté à la fois d’analyser de manière globale un problème et de s’adapter au cas par cas, alors qu’un robot aura beaucoup plus de mal à s’adapter au cas par cas.

Pour récapituler voici un tableau de mise en relief des points négatifs et positifs de l’intelligence artificielle versus l’intelligence humaine.

CHAT GPT VS Elisa

Avantage (+)

1. Structuré

2. Théorique

3. Réflexion rapide

4. Compréhension spécifique du problème

Inconvénient (-)

1. Superficiel

2. Peu de détail, peu de compléments

3. Ne s’adapte pas bien au cas particulier

Avantage (+)

1. Analyse profonde

2. Compréhension globale du problème

3. Capacité à faire des liens entre des sujets éloignés

4. Adaptation au cas par cas

5. Capacité à détailler

6. Présence d’esprit

Inconvénient (-)

1. Peut-être moins structuré

2. Réflexion plus longue

Pour conclure, il s’avère que le cerveau de notre chère Elisa est de loin plus performant. Toutefois, il convient de rendre à César ce qui appartient à César : L’intelligence artificielle est d’une utilité fascinante. En effet, elle peut être d’une grande aide et permet un gain de temps colossal. Dès lors, il est plus judicieux de la considérer en tant qu’outil de haute performance plutôt qu’un concurrent à l’espèce humaine. En effet, il faut savoir rester fairplay et considérer l’IA non pas comme une fervente adversaire mais une fascinante alliée.

by Victor Goujon

Débat : Le défi de la propriété intellectuelle face à l’intelligence artificielle (IA).

Aujourd’hui, plus que jamais, notre société est complétement projetée dans une réalité virtuelle. L’intelligence artificielle a connu une accélération phénoménale et prend désormais une dimension essentielle dans la vie collective.

Des nouveaux défis juridiques se présentent avec cette nouvelle réalité, laquelle soulève des questions basiques mais cruciales.

- Quel droit faudrait-il appliquer à l’IA ?

- Comment faudrait-il l’appréhender ?

- Serait-il opportun de procéder, comme en droit des sociétés, et lui octroyer la personnalité juridique ?

Qui dit intelligence artificielle dit activité intellectuelle, et qui dit activité intellectuelle dit propriété intellectuelle.

Comment la propriété intellectuelle va-t-elle s’appliquer à l’intelligence artificielle ?

Le but de cet article n’est pas de répondre à ces lacunes juridiques mais plutôt d’offrir quelques pistes de réflexion afin de se rendre compte des enjeux et d’ouvrir le débat.

Nous allons nous baser dans le cadre de cet article sur l’ordre juridique suisse, considéré comme étant parmi le plus complet en matière de propriété intellectuelle.

Au niveau du droit d’auteur : Qui est propriétaire des œuvres générés par l’IA ?

La question de la titularité a fait couler beaucoup d’encre dans le milieu de la propriété intellectuelle.

En effet, la question qui se pose est de savoir : Est-ce que « Sophia le Robot » est titulaire de son œuvre littéraire ou est-ce que la titularité de l’œuvre revient à « David le concepteur de Sophia » ?

En droit Suisse.

Les articles 9 à 11 de la loi sur le droit d’auteur (LDA) précisent l’étendue du droit d’auteur sous l’angle de la relation entre l’auteur et son œuvre. Les droits garantis à ce dernier sont de nature patrimoniale et morale. Nous nous intéressons particulièrement aux droits patrimoniaux, lesquels requièrent le consentement de l’auteur.

Le premier défi juridique : Peut-on imaginer qu’un jour l’IA soit dotée d’un consentement quelconque ?

En effet, l’auteur peut exiger à un tiers le paiement d’une rémunération pour offrir son autorisation d’utilisation. Tout d’abord, l’article 9 al. 1 LDA confère à l’auteur de l’œuvre un droit exclusif sur cette dernière, ainsi que le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.

L’auteur possède également de ce fait le droit exclusif de décider quand et comment son œuvre sera divulguée, c’est-à-dire rendue accessible pour la première fois à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées (art. 9 al. 2 et 3 LDA).

L’article 10 al. 1 LDA confère pour sa part à l’auteur le droit exclusif de décider quand et comment son œuvre sera utilisée. On considèrera à cet égard la liste non exhaustive des possibilités d’utilisation de l’œuvre prévues à l’article 10 al. 2 LDA.

Enfin, l’article 11 LDA consacre le principe d’intégrité de l’œuvre : l’auteur peut seul décider si, quand et de quelle manière son œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ( art 11 al. 1 LDA).

On peut finalement relever qu’aux termes de l’article 11 al. 2 LDA, l’auteur pourra s’opposer à toute altération de son œuvre portant atteinte à sa personnalité, ce quand bien même le tiers aurait été autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée.

Dès lors, pour appréhender la titularité du droit d’auteur dans le domaine de l’intelligence artificielle, encore faut-il répondre en amont à des questions existentielles :

1) Doit-on doter l’intelligence artificielle du pouvoir de décision ?

2) Doit-on octroyer la personnalité juridique à l’IA ?

3) Doit-on octroyer le droit au consentement à une IA ?

Le débat est ouvert.

To be continued…

Imen Fathallah

by Victor Goujon

Quel est l'impact de la JUB sur votre portefeuille de brevets ?

Aujourd’hui, un nouveau titre de propriété industrielle sera disponible très prochainement : le brevet unitaire Européen.

À terme, le brevet unitaire permettra d'obtenir une protection dans 24 États membres de l'UE par le biais du dépôt d'une seule demande auprès de l'OEB, ce qui simplifie la procédure et la rend plus économique pour les déposants.

La juridiction unifiée du brevet (JUB) est une juridiction internationale mise en place par les États membres participants de l'UE pour traiter des affaires de contrefaçon et de validité des brevets unitaires ainsi que des brevets européens et va donc confronter les titulaires de brevet à de nouvelles décisions à prendre concernant leur portefeuille de brevets et leur politique de dépôt.

Il existe un système de dérogation (OPT -OUT) : pendant la période transitoire de 7 ans, il est possible de faire enregistrer, pour une demande de brevet européen ou un brevet européen antérieur, une déclaration de dérogation qui permet de rester dans l’état du droit antérieur : seuls les tribunaux nationaux seront compétents pour les questions relatives à la contrefaçon/nullité de ce brevet, jusqu’à son expiration.

- Cette dérogation (opt-out) peut être retirée à tout moment à certaines conditions.

NB : Attention, si le brevet européen a déjà fait l’objet d’un contentieux, il n'est plus possible de basculer sous le giron de la JUB et de son unicité.

Par ailleurs, une fois l’OPT IN choisi, il n’est plus possible de ressortir du système JUB et de solliciter un OPT OUT.

En conséquence, les titulaires de droits vont devoir choisir :

- lors leur futur dépôt, du caractère unitaire ou pas de leur brevet (le caractère unitaire emportant de facto la compétence de la JUB)

- de se placer sous le giron de la JUB pour leur brevets EP antérieurs.

Dans ces hypothèses, la JUB aura la compétence exclusive pour décider de la contrefaçon et de la validité des brevets européens et du brevet unitaire : la JUB remplace ainsi les tribunaux nationaux pour les brevets européens.

Cette nouvelle juridiction présente des avantages tout comme des inconvénients, que nous vous présentons ci-dessous.

Le risque pour un titulaire de brevet européen est de voir son brevet annulé simultanément (et rapidement : les délais de procédure dans une procédure d’annulation sont très courts) pour tous les pays faisant partie de cet accord, ce qui n’était pas le cas pour une demande de brevet européen. Dans certains cas, le choix de la dérogation (OPT OUT) à cette juridiction est plus rassurant.

Cependant, la JUB présente l’avantage, surtout pour les procédures de contrefaçon en demande, d’obtenir par une seule décision, une injonction définitive valable dans tous les états européens soumis à cette juridiction, à l’encontre d’un contrefacteur et des dommages et intérêts conséquents à titre de réparation pour des actes de contrefaçon commis dans tous ces pays.

Nous proposons donc aux titulaires de brevets européens de réfléchir dès maintenant à leur stratégie pour déroger ou adhérer au brevet unitaire.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle juridiction nous met face à plusieurs interrogations auxquelles il est primordial de répondre afin de mettre en place une stratégie optimale de protection relative à tous les brevets ou demandes de brevet qu’ils soient publiés ou non.

Dans le cadre d’un accompagnement lié à la juridiction unifiée des brevets, Gsmart-IP vous propose un audit de portefeuille avec une méthode unique de calcul de risque.

by Victor Goujon

Désignation de la Chine dans une demande internationale d'enregistrement de dessins ou modèles

C’est une avancée majeure pour les utilisateurs du système de la Haye pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Le 5 février 2022, la Chine a déposé son instrument d’adhésion à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins ou modèles industriels (Acte de 1999), portant à 77 le nombre de parties contractantes.

Depuis le 5 mai 2022, les utilisateurs du système de la Haye peuvent donc désigner la Chine dans une demande internationale d’enregistrement de dessins ou modèles. Dans le même temps, le système de la Haye ouvre ses portes aux créateurs et entreprises chinois dont l’intérêt pour le système de La Haye n’a cessé de croître ces dernières années.

La Chine a accompagné son instrument d’adhésion de plusieurs déclarations faites en vertu du règlement d’exécution commun*.

Voici quelques points essentiels à retenir s’agissant des modalités de désignation de la Chine dans une demande internationale :

Nouveauté : la Chine est un Office qui examine la nouveauté, étant précisé qu’il s’agit d’une nouveauté dite « absolue » en ce sens qu’aucune divulgation du dessin ou modèle ne doit intervenir avant la date de dépôt. La Chine prévoit une exception au défaut de nouveauté avec un délai de grâce de 6 mois dans des cas de divulgation déterminés, parmi lesquels des expositions internationales parrainées ou reconnues par le Gouvernement chinois.

Exigences et recommandations quant aux reproductions des dessins ou modèles :

Il est admis de protéger des parties de produits ;

Les demandeurs ont la possibilité de soumettre des reproductions comportant des « disclaimer », notamment en utilisant des traitillés, et ce, afin d’exclure du champ de la protection certains éléments du produit ;

Il est recommandé d’accompagner les reproductions de légendes ;

La demande doit contenir une brève déclaration des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel ;

Certaines vues précises sont exigées s’agissant de dessins ou modèles tridimensionnels ou de GUI’s (interfaces graphiques utilisateurs).

Ajournement de publication : La Chine prévoit une période d’ajournement de 30 mois maximum, permettant ainsi au déposant de maintenir la confidentialité de son dessin ou modèle.

Refus de protection : L’Office chinois (CNIPA) dispose de 12 mois à compter de la publication de la demande internationale pour émettre une notification de refus de protection ; L’Office n’émettra pas de refus partiel. Enfin, le titulaire bénéficiera de 4 mois pour y répondre.

La durée de protection maximale d’un dessin et modèle en Chine est de 15 ans

Unité des dessins ou modèles :

Les utilisateurs du système de La Haye savent que les conditions d’application du principe de l’Unité des dessins ou modèles varient selon les parties contractantes concernées, notamment les États-Unis et la Russie.

La Chine, pour sa part, définit cette exigence comme suit :
Une demande de dessin ou modèle est limitée à 1 dessin ou modèle ; Par exception, la demande peut contenir jusqu’à 10 dessins ou modèles maximum, pour autant qu’il s’agisse :

de dessins ou modèles similaires pour le même produit (dans ce cas, il conviendra d’indiquer dans la demande lequel des dessin ou modèle est le « principal ») ou ;

de plusieurs dessins ou modèles qui sont incorporés dans des produits appartenant à la même classe et vendus ou utilisés sous forme d’assortiments

A défaut de remplir ces conditions, le titulaire recevra une notification de l’Office chinois l’invitant à limiter son enregistrement et à déposer une demande divisionnaire au niveau national.

Couverture géographique : La désignation de la Chine dans une demande internationale ne couvre pas Hong Kong et Macao pour lesquels des dépôts nationaux restent nécessaires.

Taxe de désignation individuelle : La Chine a opté pour une taxe de désignation individuelle de 603 CHF par demande.

Du point de vue des formalités pratiques au moment du dépôt, nous notons les points suivants :

Exception au défaut de nouveauté :

Intérêt pratique : les demandeurs peuvent utiliser l’Annexe II directement dans la demande pour soumettre leur revendication ;
Attention : A défaut de soumettre l’Annexe II, il est impératif de déposer les documents directement auprès de l’Office dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international.

Revendication de priorité :

Intérêt pratique : Les demandeurs bénéficient de plusieurs options pour soumettre leur document de priorité au moment du dépôt. Notons que l’Office chinois participe au DAS en tant qu’Office déposant et Office ayant accès ;
Attention : A défaut de soumettre les documents de priorité au moment du dépôt, les demandeurs doivent impérativement déposer le document de priorité directement auprès de l’Office chinois dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international, au risque de se voir refuser leur revendication de priorité.

En conclusion, selon nous, malgré les avantages majeurs qu’offrent le système de La Haye, la décision de désigner la Chine dans le cadre de demandes multiples, plutôt que de suivre la voie nationale, nécessitera une réflexion stratégique adaptée.

Nos experts sont à votre disposition pour définir la stratégie de protection optimale de vos dessins ou modèles en Chine.

* https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/fr/2022/hague_2022_6.pdf

by Victor Goujon

News sur les transferts de marques, brevets et designs en Suisse

Dans le cadre d’une récente communication, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) apporte des précisions intéressantes concernant les pièces justificatives à produire lors de l’inscription du transfert d’un titre de protection (marque, design ou brevet).

Les pièces justificatives -telles que par exemple les actes/contrats de cessions - dont des parties essentielles sont caviardées ne sauraient constituer une base suffisante pour requérir une modification du registre.

De plus, si une très longue période s’écoule entre la conclusion d’un contrat et la requête de modification de registre, des doutes quant à la titularité incontestable sont permis; en effet, des transferts de droits durant cette période ne pourraient être exclus.

L’IPI prend sa décision sur la base des documents présentés et, en cas de doute, ce dernier émet une notification. Dans un tel cas de figure, la personne présentant la requête devrait obtenir une déclaration de consentement indubitable du titulaire.

Chez Gsmart-IP, nous pouvons vous conseiller sur les démarches et modalités en lien avec les transferts de droits de propriété intellectuelle.

by Victor Goujon

NFT, métavers et « méta propriété intellectuelle »

Il existe aujourd’hui des nouveaux mondes virtuels dans lesquels sont notamment exploitées des marques et des œuvres couvertes par la protection du droit de propriété intellectuelle. Il n’est donc pas inutile de s’interroger sur la protection des actifs de propriété intellectuelle dans ces mondes virtuels et les nécessaires adaptations des professionnels du droit de la propriété intellectuelle pour prendre en compte ces territoires d’exploitation.

Pas un jour ne passe sans qu’un acteur économique de premier plan n’annonce sa nouvelle initiative dans la « troisième dimension ».

À titre d’exemple, le groupe Carrefour vient d’acquérir un terrain dans le métavers (1), à l’instar de Philipp Plein (2), et de nombreuses maisons de couture lancent leurs NFT (non fungible token : jetons non fongibles), proposant des vêtements virtuels et des « expériences immersives ». La presse s’est également fait l’écho de la vente de MetaBirkins sur diverses plateformes, soit des NFT représentant des sacs Birkin de la maison Hermès, customisés par l’artiste Mason Rothschild et commercialisés sans l’accord de ladite maison.

Rappelons que les métavers sont des mondes virtuels numériques au sein desquels le public peut disposer d’avatars et interagir.

Si les jeux vidéo sont les premiers métavers (3), en octobre 2021, Facebook qui a d’ailleurs changé sa dénomination sociale pour Meta a annoncé la création d’un monde parallèle virtuel dans lequel « vous pourrez y faire presque tout ce que vous êtes en mesure d’imaginer vous rassembler avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, faire du shopping, créer » (4).

Les NFT sont des fichiers numériques uniques, certifiés (5) Étude par Marie-Hélène FABIANI Avocate au barreau de Paris, associée, LP avocats GSMART-IP, membre du Conseil de l’Ordre, ancienne membre du Conseil national des barreaux via la technologie blockchain. Les NFT sont notamment utilisés dans le domaine de l’art et de la mode et ils re- présentent des objets sous une forme numérique (image/ animation), plébiscités par le public en raison de leur caractère unique et exclusif, avec une traçabilité certaine.

De nombreux acteurs économiques anticipent un nouveau monde virtuel dans lequel évolueront nos avatars, et donc un nouveau marché, au sein duquel les droits de propriété intellectuelle doivent être exploités et protégés, ce qui implique notamment le fait de disposer des droits d’auteur pour une exploitation des œuvres sous forme de NFT et/ ou dans le métavers (I) et d’un arsenal juridique efficace en cas de contrefaçon (II).

I. ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS ET TERRITOIRE D’EXPLOITATION DES ŒUVRES

De nombreuses maisons de couture commencent le développement d’une digital fashion, soit des créations inédites proposées en ligne pour habiller un avatar virtuel, ou des NFT à collectionner.

Rappelons que pour qu’une société exploite sereinement une œuvre, elle doit bénéficier d’une cession des droits d’auteur de son créateur, personne physique.

Or, conformément à l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination, à son lieu et à sa durée.

Pour la petite histoire, la plupart des « vieux » contrats relatifs aux textes de chansons des années 1950/1960 prévoyaient uniquement une exploitation des œuvres sur disques vinyles ou sur cassettes ; à l’apparition du CD, ces contrats ont dû être renégociés pour prendre en compte ce nouveau support.

Par la suite, les rédacteurs de contrats de cession de droits d’auteur ont anticipé le progrès et prévu, avant même leur exploitation effective, les représentations des œuvres sur les réseaux GPRS, UMTS, internet et même sur d’autres planètes puisqu’il n’est pas rare de lire, dans les contrats, que les droits de l’auteur sont cédés « pour tout l’univers ».

Cependant, malgré les qualités d’anticipation des professionnels du droit et compte tenu du développement « des mondes virtuels », il semble évident que certains auteurs vont tenter de contester l’usage de leurs œuvres dans le monde virtuel en développant l’argument selon lequel leur contrat prévoyait une cession de leurs droits pour « le monde entier » ou « l’univers », ce qui signifie le monde réel et non pas le monde virtuel, cela même si internet (qui sert de base aux métavers) est visé dans le contrat.

Ce faisant, à l’instar des auteurs des yéyés réclamant une rémunération pour une exploitation sur CD ou, plus proche de nous, à l’image des journalistes sollicitant une rémunération pour l’exploitation de leurs articles sur internet, certains auteurs pourraient réclamer une rémunération supplémentaire pour l’exploitation de leurs œuvres dans les métavers.

" Les contrats de cession de droits d'auteur doivent prévoir l'exploitation des oeuvres sous forme de NFT "

De la même façon, les contrats de cession de droits d'auteur doivent prévoir l’exploitation des œuvres sous forme de NFT et la rémunération proportionnelle correspondante, basée sur le prix de vente public du NFT et qui peut être codée dans un smart contract (6).

Une attention particulière doit donc être portée dans la rédaction des contrats de cession de droits d’auteur mais également dans les contrats de distribution des œuvres/ produits ou les contrats de franchise.

En effet, si les contrats de distribution sélective et les contrats de franchise ont désormais intégré la vente en ligne des franchisés ou des distributeurs agréés, il convient également de prévoir leur présence ou, au contraire leur absence dans les métavers pour éviter toute initiative isolée d’un revendeur dans le métavers.

Enfin, rappelons qu’un NFT nécessite une opération de codage et que les lignes de code sont protégeables par le droit d’auteur.

Aussi, pour exploiter une œuvre sous forme de NFT, outre les droits sur ladite œuvre, il conviendra, bien évidemment, de disposer des droits d’auteur du développeur du NFT. (6)

Smart contract : contrat intelligent, inscrit dans la blockchain, soit un protocole informatique qui facilite, vérifie et effectue l’exécution d’un contrat. En l’espèce, les coauteurs d’un NFT reçoivent directement leurs royalties en cryptomonnaie à la suite de la vente d’un NFT.

II. CONTREFAÇON D’ŒUVRES ET DE MARQUES SOUS FORME DE NFT

Les titulaires de droits se sont légitimement émus de la vente des MetaBirkins sur plusieurs plateformes de vente de NFT, soit des NFT représentant des sacs Birkin de la maison Hermès, en fausse fourrure et créés par l’artiste Mason Rothschild, sans l’accord de ladite maison.

Les produits de luxe, particulièrement copiés dans le monde réel, le sont ou le seront tout autant dans le monde virtuel.

En effet, sous couvert d’hommage artistique ou de customisation, il est à craindre une prolifération de NFT mettant en scène des œuvres, notamment dans le domaine de la mode et du luxe (bijoux, produits d’horlogerie, vêtements, chaussures, sacs, packaging...), sans autorisation des titulaires des droits, à l’instar des MetaBirkins.

Rappelons que la reproduction et la représentation d’une œuvre (protégeable) sans l’autorisation de l’ayant droit, quel que soit le support, est un acte de contrefaçon (7).

Dans cette hypothèse, l’ayant droit peut invoquer ses droits d’auteur ou ses droits de dessins et modèles (à condition qu’il dispose desdits droits, v. supra) pour contester des actes de contrefaçon consistant en la représentation/ reproduction de son œuvre sous forme de NFT ou dans le métavers, et ce, sans son autorisation.

Si l’apparition des métavers et des NFT ne posent aucune problématique nouvelle en matière de contrefaçon de droit d’auteur et dessins et modèles, il en va différemment en matière de marques.

En effet, la question se pose actuellement de savoir si un ayant droit peut se baser sur sa marque pour contester un NFT qui reproduirait ladite marque.

Pour reprendre l’exemple d’une marque tridimensionnelle représentant la forme d’un sac, déposée en classe 18, il existe un vrai débat pour savoir si le libellé d’une marque, comprenant les produits « sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de soirée ; malles et valise » de la classe 18, suffit pour contester l’exploitation d’un sac, vir- tuel, présenté sous forme de NFT.

De la même façon, est-ce qu’une marque tridimensionnelle représentant la forme d’un bijou ou d’un cadran de montre, déposée en classe 14 et comprenant les produits « joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques », peut faire obstacle à l’exploitation d’une montre ou d’un bijou similaire virtuel ?

Dans l’hypothèse d’une action en contrefaçon d’une marque déposée en classe 18 contre un sac virtuel, le défendeur va certainement contester les griefs en développant notamment :

– le fait qu’un NFT est un produit de la classe 9, non pas un produit de la classe 18 ;

– le fait que, même si c’est effectivement un sac qui est reproduit, le libellé indique seulement « sacs » et ne précise pas s’il s’agit de « sacs » dans le monde réel ou dans le monde virtuel.

En l’état, aucune juridiction n’a statué sur ce point et il sera intéressant de lire un futur jugement des juridictions spécialisées en propriété intellectuelle ou une décision de l’Institut national de la propriété industrielle sur la question de savoir si les libellés sont interprétés comme désignant des produits, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel (ce qui semble évident à première vue), et si, dans ces situations, les produits de la classe 9 sont considérés comme complémentaires aux produits des classes 14, 18 et 25.

Notons cependant que, pour l’instant, les NFT contrefaisants ne concernent que les marques bénéficiant d’une importante notoriété et qui revêtent, pour la plupart, la qualification juridique de « marques notoires ». Or, une marque notoirement connue peut être invoquée pour contester son usage pour des produits et services dans lesquels elle n’est pas déposée (8), ce qui permet, en tout état de cause, à un titulaire d’une marque déposée en classe 18 de contester son usage pour la classe 9 (NFT).

En tout état de cause, justement pour éviter les contentieux et occuper le terrain, les professionnels de la propriété intellectuelle ont revu la rédaction des libellés de marques pour y inclure les NFT et les métavers. S’agissant des MetaBirkins, le 14 janvier 2022, la société Hermès International a choisi de lancer une action devant le United district Court of New York (9) et a fondé ses de- mandes en droit US sur sept fondements : contrefaçon de la marque verbale Birkin et de la marque tridimensionnelle représentant le sac Birkin, fausse appellation d’origine, dilution de la marque, cybersquatting, atteinte à la réputation et dilution de l’entreprise et, enfin, détournement et concurrence déloyale (10).

Opportunité des NFT dans la traçabilité des produits et la lutte anti-contrefaçon.

En réalité, loin d’être seulement un nouveau support de contrefaçon, les NFT sont un outil de certification des œuvres et de traçabilité des produits, utiles notamment pour l’industrie du luxe.

En effet, on peut imaginer, voire souhaiter, la mise en place de plateformes ou de blockchains, dédiés à l’indus- trie du luxe et/ou à l’art, dans lesquels seraient échangés des NFT en accord avec les ayant droits.

Pour les produits nécessitant un certificat d’authenticité et une traçabilité, les NFT pourraient également, à terme, remplacer le certificat d’authenticité papier et assurer une meilleure traçabilité des produits de seconde main.

Nous n’avons jamais été aussi proches du Big Market de Luc Besson (11). À l’ère du virtuel, la propriété immatérielle et intellectuelle n’a jamais été autant au cœur des pré- occupations et s’inscrit même comme un des socles de notre nouvelle civilisation économique dans la « troisième dimension ».

(1) Carrefour a récemment acquis le terrain 33 147 dans le jeu vidéo The Sand Box.

(2) Philipp Plein vient d’acheter un terrain dans le métavers Decentraland pour 1,2 million d’euros.

(3) Rappelons que le jeu Second Life, lancé en 2003, avait été le précurseur de ces mondes virtuels aboutis, engendrant même des procédures en contrefaçon entre joueurs, pour des faits commis au sein du jeu. V. United district Court of New York, Case 1/07-cv-04447.

(4) Extrait du discours de M. Mark Zuckerberg, 28 oct. 2021 : « In the metaverse, you’ll be able to do almost anything you can imagine – get together with friends and family, work, learn, play, shop, create. »

(5) Dans son rapport du 12 décembre 2018, la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les usages des chaînes de blocs et autres technologies de certification de registre définit la blockchain comme suit : « Une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce à la cryptographie. »

(6) Smart contract : contrat intelligent, inscrit dans la blockchain, soit un protocole informatique qui facilite, vérifie et effectue l’exécution d’un contrat. En l’espèce, les coauteurs d’un NFT reçoivent directement leurs royalties en cryptomonnaie à la suite de la vente d’un NFT.

(7) CPI, art. L. 335-2.

(8) CPI,art.L.713-3;CPI,art.L.713-5.

(9) Case 1/22-cv 00384, 14 janv. 2022, Hermès International, Hermès Paris c/ M. M. Rothschild.

(10) Trademark infrigement ; false designation of origin, false description and representations ; federal trademark dilution ; cybersquatting ; injury to business reputation and dilution ; common law trademark infringement ; misappropriation and unfair competition.

(11) Film Valérian et la cité des mille planètes, 2017.

by Victor Goujon